- 이 글은 한국 상표등록만으로는 해외 온라인몰의 가품을 막기 어려운 이유와, 해외 상표를 언제 어느 나라부터 출원해야 하는지를 설명한다.
- 상표권은 등록한 나라 안에서만 효력이 있어 법원･세관･온라인몰 어느 경로로 가품에 대응하든 현지 등록상표가 출발점이며, 가품이 보인 뒤 출원하면 심사 기간과 등록 전 수단의 한계 때문에 대응이 늦어진다는 점을 가히의 미국 소송 사례로 보여준다.
- ZUZU는 해외 판매를 앞둔 브랜드가 판매국･입점 온라인몰･생산국을 기준으로 출원 우선순위를 정하고 마드리드 국제출원과 6개월 우선권 일정을 짜는 데 참고할 기준을 정리한다.
해외 온라인몰을 둘러보다가 우리 제품과 똑같은 포장, 똑같은 이름을 단 제품을 발견했습니다. 가격은 정품의 절반도 되지 않고, 리뷰에는 “품질이 이상하다"는 불만이 쌓이고 있습니다. 고객은 그 불만을 우리 브랜드에 대한 평가로 받아들입니다.
우리 회사는 한국에 상표를 등록해 두었으니, 한국 상표권으로 위와 같은 상황을 바로 막을 수 있을까요?
안타깝지만 그렇지 않습니다. 상표권은 등록한 나라 안에서만 힘을 가집니다. 한국에서 받은 상표권으로는 미국이나 동남아 온라인몰에서 팔리는 가품을 막기 어렵습니다.
K-뷰티, K-푸드처럼 해외 판매가 빠르게 늘어나는 분야일수록 가품도 함께 늘어납니다. 잘 팔리는 제품일수록 가품이 나오기 쉽기 때문입니다.
이번 글에서는 해외에서 가품이 팔릴 때 무엇이 있어야 막을 수 있는지, 그리고 해외 상표를 언제, 어느 나라부터 챙겨야 하는지 정리해 드리겠습니다.
1. 한국에서 등록한 상표, 해외에서는 힘이 없습니다
상표권은 나라마다 따로 가져야 합니다. 한국 지식재산처에 등록한 상표는 한국 안에서만 효력이 있고, 미국에서 권리를 가지려면 미국에, 베트남에서 권리를 가지려면 베트남에 따로 등록해야 합니다.
많은 대표님들이 “한국에서 이미 등록받았으니 해외에서도 어느 정도 인정받겠지"라고 생각합니다. 그러나 해외 법원이나 세관, 온라인몰은 그 나라에 등록된 상표를 기준으로 판단합니다. 한국 등록증을 내밀어도 현지에서는 권리 행사의 근거가 되지 않습니다.
미국을 예로 들면, 세관에 상표를 등록해 두면 가품이 국경을 넘어 들어올 때 세관이 이를 막을 수 있습니다. 그런데 미국 세관에 상표를 등록하려면 먼저 미국 특허상표청에 등록된 상표가 있어야 합니다. 온라인몰도 비슷합니다. 아마존의 브랜드 보호 프로그램인 브랜드 레지스트리는 아마존이 인정한 관청에 등록되었거나 출원 중인 상표가 있어야 가입할 수 있습니다.
결국 법원, 세관, 온라인몰 중 어느 경로로 가품을 막든, 출발점은 현지 상표등록입니다.
2. 가품을 실제로 막아낸 브랜드는 무엇이 달랐을까요
화장품 브랜드 ‘가히’를 운영하는 코리아테크는 지난해 10월 미국 온라인몰에서 가품을 팔던 판매자 40여 곳을 상대로 미국 법원에 소송을 냈습니다. 법원은 이 중 37곳의 계정과 판매대금을 묶어 더 이상 팔지 못하게 했고, 회사는 손해배상 승소 판결까지 받아 배상금을 회수하고 있습니다. 올해 3월에는 판매자 12곳을 상대로 추가 소송도 냈습니다.
이렇게 빠르게 대응할 수 있었던 건 가히가 한국뿐 아니라 미국에도 상표를 등록해 두었기 때문입니다. 미국 법원에서 권리의 근거가 되는 것은 한국 등록이 아니라 미국 등록상표입니다.
여기서 눈여겨볼 점이 하나 있습니다. 가히는 한국 출원을 기초로 마드리드 국제출원을 통해 미국에도 상표를 출원했습니다. 한국 출원이나 등록이 그 자체로 미국에서 효력을 가지지는 않지만, 해외 출원을 준비할 때는 좋은 출발점이 됩니다. 한국에서 상표를 잘 확보해 두는 일과 해외 상표를 등록받는 일은 서로 이어져 있습니다.
3. 가품이 보인 뒤에 출원하면 이미 늦습니다
가품은 제품이 해외에서 알려지고 잘 팔리기 시작할 때 나타납니다. 가품이 눈에 띈 뒤에야 현지 출원을 시작하면, 가품은 팔리는데 막을 방법은 없는 기간이 생깁니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
첫째, 해외 상표는 출원한다고 바로 등록되지 않습니다. 나라마다 심사 기간이 있고, 등록까지 짧지 않은 시간이 걸립니다. 그동안에도 가품은 계속 팔리고, 판매자와 판매처도 늘어납니다.
둘째, 등록 전에는 쓸 수 있는 수단이 크게 줄어듭니다. 가히처럼 판매자의 계정과 대금을 묶는 대응은 현지 등록상표가 있었기에 가능했습니다. 앞에서 본 미국 세관 등록도 미국 등록상표가 있어야 신청할 수 있습니다. 출원만 해 두어도 일부 온라인몰의 브랜드 보호 프로그램에는 가입할 수 있지만, 법원이나 세관을 통한 대응은 등록이 있어야 가능합니다.
그렇다고 등록이 될 때까지 손 놓고 기다릴 필요는 없습니다. 가품을 발견했다면 판매 페이지 화면과 주소, 판매자 이름, 확인한 날짜를 그때그때 남겨 두세요. 가품을 직접 구매해 정품과 포장, 라벨을 비교해 둔 자료도 도움이 됩니다. 등록이 된 뒤 온라인몰에 신고하거나 소송을 낼 때 이런 기록이 그대로 근거가 됩니다.
해외 상표는 가품이 보이기 시작한 뒤가 아니라, 해외 판매를 시작하기 전에 출원해 두어야 가품이 나타났을 때 바로 대응할 수 있습니다.
4. 어느 나라부터 챙겨야 할까요
모든 나라에 한꺼번에 출원하기는 현실적으로 어렵습니다. 그래서 우선순위를 정하는 기준이 필요합니다.
가장 먼저 볼 곳은 실제로 제품을 팔고 있거나 팔 계획인 나라입니다. 매출이 나는 곳에서 가품도 팔리기 때문입니다.
다음은 입점하려는 온라인몰이 요구하는 나라입니다. 온라인몰의 브랜드 보호 프로그램은 그 몰이 인정하는 나라의 상표를 요구하는 경우가 많습니다. 입점 전에 해당 몰의 가입 조건을 확인하고, 그에 맞춰 출원 국가를 정하는 것이 좋습니다.
마지막으로 제품을 생산하는 나라도 함께 살펴봐야 합니다. 해외 공장에 생산을 맡기고 있다면, 가품이 그 나라에서 만들어져 다른 나라로 퍼질 수 있습니다. 판매국만이 아니라 생산국에도 권리를 두어야 가품이 나오는 곳에서부터 대응할 수 있습니다.
이렇게 추려 보면 챙겨야 할 나라는 생각보다 몇 곳으로 좁혀집니다. 처음부터 모든 곳을 한꺼번에 챙기기 어렵다면 판매 비중이 가장 큰 나라부터 출원하고, 판매 국가와 입점몰을 늘릴 때마다 출원 국가도 함께 넓혀 가는 방식이 현실적입니다. 해외 상표권 확보는 한 번에 끝내는 일이 아니라, 해외 사업 계획과 함께 단계적으로 늘려 가는 일로 보시면 됩니다.
FAQ
Q. 여러 나라에 출원하려면 나라마다 따로 절차를 밟아야 하나요?
꼭 그렇지는 않습니다.
마드리드 국제출원을 이용하면 한국 지식재산처에 한 번 출원하면서 여러 나라를 지정할 수 있습니다. 다만 등록 여부는 지정한 나라마다 따로 심사하므로, 나라별로 결과가 다를 수 있습니다. 나라마다 직접 출원하는 방법과 비용, 기간을 비교해 보고 정하는 것이 좋습니다.
Q. 한국에 먼저 출원했으면 해외 출원은 조금 늦어져도 괜찮나요?
한국 출원일로부터 6개월 안에 해외에 출원하면서 우선권을 주장하면, 해외 출원도 한국 출원일에 낸 것으로 인정받을 수 있습니다.
그러나 6개월이 지나면 이 혜택은 사라지고, 해외에서는 실제로 출원한 날을 기준으로 판단합니다. 해외 판매 계획이 있다면 한국 출원 계획을 짤 때부터 해외 출원 일정을 함께 세워 두는 것이 좋습니다.
Q. 현지 상표등록이 있으면 가품은 바로 사라질 수 있나요?
그렇지는 않습니다.
상표등록은 가품을 막을 수 있는 근거를 갖추는 일입니다. 실제로 가품을 찾아내고 신고하거나 소송을 내는 일은 등록 이후에도 계속해야 합니다. 다만 등록이 있어야 이런 대응을 시작할 수 있다는 점에서, 현지 상표등록은 해외 가품 대응의 첫걸음입니다.
마치며
해외에서 브랜드를 지키는 힘은 그 나라에 등록한 상표에서 나옵니다.
한국 상표등록은 국내 사업의 기본이지만, 해외 온라인몰에서 팔리는 가품까지 막아 주지는 않습니다. 가품을 막아낸 브랜드는 가품이 생기기 전에 현지 상표를 준비해 둔 브랜드였습니다.
해외 판매를 시작하기 전에 어느 나라에서 팔고, 어느 몰에 입점하고, 어디서 생산하는지 정리하고 그에 맞춰 출원 국가를 정해 두면, 가품이 나타났을 때 곧바로 대응할 수 있습니다.
브랜드를 오래 지키고 싶다면, 해외 판매 계획을 세우는 단계부터 해외 상표 출원을 함께 계획하세요.
해외 진출을 앞두고 어느 나라에 상표를 먼저 출원해야 할지, 지금 가진 한국 상표로 어디까지 준비할 수 있는지 점검이 필요하시다면 언제든 윌로특허법률사무소로 문의해 주세요. 판매 국가와 유통 채널에 맞는 현실적인 해외 상표 전략을 함께 정리해 드리겠습니다.
본 글은 ZUZU 콘텐츠 기고처인 ‘윌로특허법률사무소’에서 기고해주신 글입니다. 글을 읽고 해외 상표 출원이나 지식재산 전략과 관련해 궁금한 점이 생기신다면 링크를 통해 문의를 남겨주세요.
