산학협력단으로부터 기술이전 계약서(안)를 받았는데 ‘전용실시권’·‘통상실시권’ 같은 낯선 용어부터 등장해 당황한 적 있으신가요? 담당자가 “이 기술은 통상실시권으로만 드릴 수 있다"고 말했을 때, 그게 정확히 무엇을 의미하는지, 창업기업 입장에서 불리한 조건인지조차 판단하기 어려운 경우가 많아요.
연구실 창업에서는 기술이전 계약을 먼저 확정한 뒤 법인을 설립하는 것이 통상적인 순서예요. 조건이 정해지지 않은 채 법인부터 세우면 지분 구조나 정관을 나중에 크게 다시 손봐야 할 수 있기 때문입니다. 연구실 창업은 일반 창업과 달리 대학이 보유한 기술을 실시권 형태로 빌려 써야 하는 경우가 많아, 어떤 실시권을 받느냐가 창업 초기 협상뿐 아니라 법인 설립 시 자본금 구성까지 좌우합니다. 계약서에 어떤 실시권이 설정되는지에 따라 창업기업이 그 기술을 독점적으로 쓸 수 있는지, 경쟁사도 같은 기술을 쓸 수 있는지가 갈리고, 기술 자체를 현물출자로 자본금에 반영할 수 있는지도 여기서 결정돼요. 연구실 창업에서 실제로 마주치는 기술이전 방식 3가지의 법적 차이와, 창업 초기 협상부터 법인 설립 단계 정관 반영까지 무엇을 확인해야 하는지를 정리했습니다.
실시권, 정확히 뭐가 다른가요
기술이전은 크게 3가지 방식으로 이루어집니다. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」은 기술이전을 “양도, 실시권 허락, 기술지도, 공동연구, 합작투자 또는 인수·합병 등의 방법으로 기술이 기술보유자로부터 그 외의 자에게 이전되는 것"으로 정의하는데, 연구실 창업에서 실제로 마주치는 것은 대부분 아래 3가지입니다.
전용실시권은 계약으로 정한 범위 안에서 실시권자가 특허발명을 독점적으로 사용할 수 있는 권리입니다. 통상실시권은 같은 범위 안에서 비독점적으로 사용할 수 있는 권리로, 하나의 특허에 여러 개의 통상실시권이 동시에 설정될 수 있습니다.
| 구분 |
전용실시권 |
통상실시권 |
기술양도 |
| 독점 여부 |
독점 (설정 범위 내 유일) |
비독점 (동시에 여러 곳에 허락 가능) |
독점 (권리 자체가 이전) |
| 특허권자(대학)의 직접 실시 |
불가능 |
가능 |
해당 없음 (권리 소멸) |
| 특허권 명의 |
대학·산학협력단 유지 |
대학·산학협력단 유지 |
창업기업으로 이전 |
| 실시권 이전·재실시권 설정 |
특허권자 동의 필요 |
원칙적으로 불가 |
새 소유자 재량 |
| 대학이 선호하는 상황 |
창업기업의 사업화 의지가 확인된 경우 |
여러 기업에 폭넓게 이전하고 싶은 경우 |
드묾(공공기술은 원칙적으로 양도보다 실시 허락 선호) |
전용실시권과 통상실시권 모두 특허권 자체는 대학이나 산학협력단이 그대로 보유해요. 창업기업이 갖는 건 ‘실시할 권리’이고, 특허권 ‘소유권’은 여전히 대학에 있습니다. 기술양도는 이와 달리 특허권 자체가 창업기업으로 넘어오는 방식이에요. 다만 공공연구기관이 보유한 기술은 정부 R&D 성과 관리 원칙상 양도보다 실시권 허락 방식이 일반적입니다.
창업 초기에는 왜 전용실시권을 원하게 될까요
창업기업은 전용실시권을 선호합니다. 경쟁사가 같은 기술을 쓸 수 없다는 점이 사업의 방어선이 되고, 투자자도 실사에서 독점 사용권 여부를 리스크 지표로 봅니다.
다만 전용실시권자도 특허권자(대학) 동의 없이는 권리를 이전하거나 제3자에게 재실시권을 설정할 수 없어요. 사업권 자체의 이전을 요구하는 후속 투자 구조라면 이 동의 절차가 걸림돌이 될 수 있습니다.
학교는 왜 전용실시권에 조심스러울까요
전용실시권을 설정하면 대학 스스로도 그 기술을 실시할 수 없고, 창업기업이 사업화에 실패해도 다른 곳에 이전할 수 없어요. 기술의 운명을 창업기업 하나에 묶어두는 셈이라, 산학협력단은 사업화 가능성이 검증되기 전까지 통상실시권으로 시작해 매출이나 투자 유치 지표가 확인된 뒤 전용실시권으로 전환하는 방식을 선호합니다.
그래서 협상에서는 당장 전용실시권을 받을 수 있는지보다, 전환 조건과 시점, 그 사이 기술료 산정 방식을 계약서에 명시해 달라고 요청하는 편이 현실적이에요.
기술을 현물출자하고 싶다면, 실시권 형태부터 확인하세요
법인을 설립할 때 현금이 아니라 기술 자체를 자본금으로 넣는 방법도 있어요. 이를 현물출자라고 하는데, 상법상 현물출자는 정관에 재산의 종류·수량·가격과 이에 대해 부여할 주식을 기재해야 하는 변태설립사항입니다. 여기서 ‘재산의 종류’에 해당하는 것이 바로 앞서 살펴본 전용실시권·통상실시권·특허권(양도) 중 무엇이냐예요.
전용실시권이나 양도받은 특허권은 독점적 권리라 재산 가치를 상대적으로 명확하게 평가할 수 있어 현물출자 대상으로 검토되는 경우가 많습니다. 반면 통상실시권은 같은 기술을 다른 곳에도 동시에 허락할 수 있는 비독점적 권리라, 그 자체의 독립적인 재산 가치를 인정받기 어려운 경우가 많아요. 그래서 실무에서는 통상실시권 단계에서는 현물출자 대신 실시료(로열티) 지급 조건으로 계약서에 반영하고, 자본금은 현금 출자로 구성한 뒤, 사업화 지표가 확인돼 전용실시권으로 전환된 뒤에 기술 자체를 현물출자로 바꾸는 방식을 검토하는 경우가 많습니다.
현물출자를 진행한다면 상법상 원칙적으로 법원이 선임한 검사인의 조사를 거쳐야 해요. 다만 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따라 기술진흥원이나 기술평가기관의 평가를 받으면 이를 공인된 감정인의 감정으로 갈음할 수 있어, 별도 검사인 선임 없이 절차를 간소화할 수 있습니다.
협상에서 확인할 수 있는 법적 근거
협상 테이블에서 근거로 삼을 수 있는 제도적 장치도 있어요.
- 개발 투자 기업에 대한 우선권: 공공기술 이용은 원칙적으로 균등한 기회가 보장되지만, 개발에 투자한 기업에는 일정 기간 우선권을 줄 수 있어요. 산학협력단 프로그램이나 공동연구에 참여했다면 이 우선권을 협상 근거로 쓸 수 있습니다.
- 기술료 징수 유예: 수익 발생 전까지 징수를 유예하거나 수익 비례로 나눠 낼 수 있게, 당사자 합의로 유연하게 정할 수 있어요. 초기 현금흐름이 빠듯하다면 선급 기술료 대신 이 방식을 요청할 근거가 됩니다.
- 창업기업에 대한 시설·정보 지원: 용도나 목적에 지장이 없는 범위에서 시설·장비·정보 사용을 허락해야 해요. 다만 내부 규정에 따라 사용료가 붙을 수 있다는 점도 확인하세요.
다만 이 3가지는 법률상 일반 원칙일 뿐, 실제 적용 여부와 조건은 대학마다 달라요. 협상 전에 소속 산학협력단 규정을 먼저 확인하고 참고 자료로 활용하세요.
계약서에서 직접 확인할 항목
계약서(안)를 받으면 아래 항목을 순서대로 확인하세요.
- 실시권 종류가 전용실시권인지 통상실시권인지, 계약서 문구에 명시되어 있는지
- 독점·비독점 범위가 기술 전체인지 특정 제품·용도로 한정되는지
- 통상실시권에서 전용실시권으로 전환하는 조건과 시점이 있는지
- 기술료가 정액인지 경상기술료(매출 연동)인지, 납부 유예나 단계별 납부가 가능한지
- 후속 특허나 노하우가 추가로 나왔을 때 별도 계약이 필요한지
- 전용실시권을 제3자에게 재실시권 설정하거나 이전할 때 대학 동의가 필요하다는 조항이 있는지
이 항목들을 계약 전에 정리해 두면, 산학협력단 담당자와의 협상에서 무엇을 요청하고 무엇을 받아들일지 훨씬 명확해집니다.
계약 조건이 정해졌다면, 온라인 법인 설립 단계에서 정관에 정확히 반영하세요
기술이전 계약 조건이 확정된 뒤에도 할 일이 남아 있어요. 대학에 출연하기로 한 지분, 기술료 납부 일정, 실시권 범위, 그리고 현물출자를 진행한다면 그 재산의 종류·수량·가격까지 정관과 주주명부에 정확히 반영되어야 후속 투자 실사에서 문제가 생기지 않습니다. 계약서와 정관·주주명부 내용이 어긋나 있으면, 투자자 입장에서는 이 회사가 기술을 적법하게 쓰고 있는지 자체를 의심하게 돼요.
온라인으로 법인을 설립할 때 표준 정관 양식만 그대로 쓰면, 현물출자 같은 변태설립사항이나 대학 출연 지분처럼 연구실 창업 특유의 조건이 정관에 정확히 반영되지 않은 채 등기가 진행될 수 있어요. 이런 조항이 빠지면 투자 유치 단계에서 정관을 다시 손봐야 하는 번거로움으로 이어집니다.
예를 들어 기술을 현물출자한다면 정관에는 아래처럼 재산의 종류·출자자·평가액·배정 주식 수를 구체적으로 적어야 해요.
발기인 홍길동은 등록번호 제10-OOOOOOO호 특허의 전용실시권을 출자의 목적인 재산으로 하고, 그 가격을 금 1,000원으로 평가하여 보통주식 100주를 배정한다.
여기서 재산의 종류를 ‘전용실시권’이라고 쓸지 ‘특허권’이라고 쓸지는 앞서 확인한 실시권 형태에 따라 달라져요. 이 문구가 빠지거나 애매하면 등기 단계에서 보완 요구를 받거나, 투자 유치 실사에서 자본금 구성의 적법성을 다시 검토받아야 할 수 있습니다.
ZUZU는 온라인으로 법인 기본 정보를 입력하면 파트너 로펌 전문가가 현물출자·대학 출연 지분·이해상충 관리 조항처럼 표준 양식만으로는 놓치기 쉬운 내용까지 정관에 반영해 검토하고, 등기 완료까지 함께 진행하는 온라인 법인 설립 서비스입니다. 설립 이후에도 주주명부 관리·스톡옵션 부여·등기 업무까지 한 플랫폼에서 이어서 처리할 수 있습니다.
참고
